Xiaomi ,Inc与Longquan Huang"XIAOMI"商标之战谁主沉浮?
Xiaomi ,Inc与Longquan Huang"XIAOMI" 商标申请异议案
异议人: Xiaomi,Inc
被异议人: Longquan Huang
被异议商标 | 异议人引证商标 |
2017年3月23日,Longquan Huang(被异议人)提起“XIAOMI”商标的注册申请,用于尼斯分类第 14类项下的手表、钟表和计时器。
Xiaomi,Inc(异议人),一家根据中国法律组建并存续的公司,基于下列理由向菲律宾的知识产权办公室的法律事务局提出对此项注册申请的异议。
申请系恶意,申请标志完全复制了异议人的“XIAOMI”驰名商标、商号、及公司名称,说明申请人系故意复制。
异议人享有“XIAOMI”商标的专有使用权。异议人已经在包括菲律宾在内的多个国家和地区内提交了“XIAOMI”商标的注册申请,绝大部分“ⅪAOMI”商标的注册都涵盖了第 14 类项下的手表、钟表、计时器及相关产品。因此,根据《知识产权法典》第123.1(d)节之规定,应当驳回申请人的商标注册。
大量证据能够证明异议人的“XIAOMI”商标是驰名商标,因此受《知识产权法典》第123.1(e)和(f)节之规定的保护。
“XIAOMI”是异议人的企业名称。因此,该商号受到《知识产权法典》第165.2节之规定的保护。根据该条规定,不得以他人的商号作为商标进行注册。
异议人及其产品已经通过其“ⅪAOMI”驰名商标在公众中有一定知名度,有权根据《知识产权法典》第168.1节之规定受到保护。
根据《知识产权法典》123.1(d)的规定,在先商标申请优先,异议人已于2014年9月对引证商标注册并使用。2016年6月16日,分别在12、14、16、20类注册,比被异议人的申请日(2017 年)早很多。
1 | Lun lei 的宣誓书; |
2 | 特别授权书; |
3 | 董事证明书; |
4 | 异议人营业执照; |
5 | 异议人获得的奖项和表彰; |
6 | “XIAOMI”商标的商标注册和申请清单; |
7 | “XIAOMI”商标注册及申请证明; |
8 | Jan Abigail Ponce 的宣哲书; |
9 | https://www.xiaomi-mi.com 网站相关页面的打印资料; |
10 | www.facebook.com/xiaomiphilippines 页面的打印资料; |
11 | www.lazada.com.ph 相关页面的打印资料,显示异议人带有“XIAOMI”标志的产品; |
12 | IPOPHL商标数据库中显示异议人商标注册和“ⅪAOMI”商标申请的相关摘录; |
13 | 包含异议人和“XIAOMI”商标的各种网站文章和新闻专题的打印资料。 |
法务局认为,被异议人2017年提交注册申请时,异议人已提交引证商标注册申请,指定使用类别为第12,14,16,20,21,25,28,36和37类,早于被异议人申请日。根据菲律宾《知识产权法典》第147条,有权提起异议。
被异议商标与异议人引证商标具有相似性,都包括“XIAOMI”文字,且均为大写。虽然字体不同,但差别微小可忽略不计。因异议商标和引证商标拼写完全一致,所以读音也完全一致,足以构成相同或类似商品上导致混淆的近似。此外,被异议人在异议人提交申请前已经在商品上使用了引证商标。
异议人未能提交证明,解释其是如何构思出“XIAOMI”标志,因此存在恶意的动机嫌疑。
根据《知识产权法典》第165.2条关于商号保护的规定,也应驳回被异议人的注册。第165.2条规定,商号(trade name)应受保护。根据 Converse Rubber Corporation v.Universal Rubber Corpoeraion G.R.No.L-27906一案,商号与商业活动及商誉相关,如造成混淆对所有人亦会产生损害,属于不正当竞争和欺诈的范畴。
但是,法务局认为异议人的“XIAOMI”商标在菲律宾尚未获得驰名商标的地位。“XIAOMI”标志的使用期没有足够长,异议人也无法证明XIOAMI产品在菲律宾的市场占有率有多大。此外,虽然它在其他国家/地区获得了各种注册但仍然未达到足够广泛的程度。
基于上述理由,法务局支持异议人请求,驳回被异议人商标申请。
本案小米虽然成功维权,但其中关于“XIAOMI”是否构成驰名商标的认定值得关注,根据菲律宾法律,在国际上和菲律宾驰名的商标即使未在菲律宾知识产权局注册,在菲律宾也是受到保护的。但是,认定某个特定商标是否为驰名商标非常困难。例如,尽管“XIAOMI”属于世界上最大的消费电子产品制造商之一,法务局在本案仍然未认定它就是驰名商标。因此,尽早布局仍然是更为稳妥的策略。